CA Versailles 10.03.2005 (Jurisprudence JL n°J53193)

Audience publique du 10 mars 2005

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12me chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 39C contradictoire DU 10 MARS 2005 R.G. Nä 03/07818 AFFAIRE : S.A.R.L. FAITS ET CHIFFRES C/ S.A. FAIRWELL D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä Chambre : 2me Nä Section : Nä RG :

02/05166 Exp ditions ex cutoires Exp ditions d livr es le : Ë : SCP TUSET-CHOUTEAU SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. FAITS ET CHIFFRES ayant son sige 114 ter rue du Mar chal Joffre 92700 COLOMBES, prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. repr sent e par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avou s - Nä du dossier 20030506 Rep/assistant : Me Sabine FRANCKAERT du cabinet SELARL CBA CABINET BENAYOUN ASSOCIES avocats au barreau de PARIS. APPELANTE [**][**][**][**][**][**][**][**] S.A. FAIRWELL ayant son sige 175 avenue Achille Peretti 92200 NEUILLY SUR SEINE, prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. repr sent e par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avou s - Nä du dossier 0339337 Rep/assistant : Me C line CUVIERT du cabinet DEPREZ DIAN GUIGNOT avocats au barreau de PARIS. INTIME [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de proc dure civile, l'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 24 Janvier 2005 les avocats des parties ne s'y tant pas oppos s, devant Monsieur X... ois FEDOU, conseiller charg du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le d lib r de la cour, compos e de : Madame Y... oise LAPORTE, Pr sident, Monsieur X... ois FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des d bats : Melle Fabienne Z..., 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES

PARTIES La soci t FAITS ET CHIFFRES, qui exerce son activit dans les domaines de la communication en matire d'expositions, de cr ation et d'exploitation de manifestations et de salons, a d pos le 14 octobre 1999 Ë l'Institut National de la Propri t Industrielle, sous le num ro 99 817 521, la marque "APPLICATION SERVICE PROVIDERS - ASP" dans les classes 35, 38, 41 et 42 pour d signer les services d'organisation d'exposition Ë buts commerciaux ou de publicit , la gestion de fichiers informatiques, les services de t l communications, de messageries lectroniques par r seaux internet, l' dition de livres, de revues, l'organisation d'expositions Ë buts culturels ou ducatifs, la gestion de lieux d'exposition et la programmation pour ordinateurs. Depuis l'ann e 2000, elle organise un salon intitul ASP suivi du mill sime de sond roulement. Ayant appris que la soci t FAIRWELL, dont l'activit lui est concurrente, avait organis Ë Paris-La D fense les 21, 22 et 23 novembre 2001 un salon intitul ASP, elle l'a attraite devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour lui r clamer 30.500 euros en r paration de l'atteinte port e Ë sa marque et pareille somme au titre de la concurrence d loyale et pour lui voir interdire, sous astreinte, d'utiliser la marque. La soci t FAIRWELL a conclu Ë l'absence de caractre distinctif de la marque litigieuse, Ë un d pÂt frauduleux et donc Ë la nullit de celle-ci et au d bout de la soci t FAITS ET CHIFFRES de toutes ses demandes. Par un jugement rendu le 22 septembre 2003, cette juridiction a consid r que les termes "Application Service Providers" et l'acronyme ASP taient couramment utilis s en France pour d signer la fourniture d'applications h berg es, qui en est la traduction fran aise, qu'ils repr sentaient ainsi la d signation n cessaire de ce produit et que ces signes d pos s comme marque taient descriptifs des produits et services d sign s dans le d pÂt et l' taient d jË en 1999. Elle a en

cons quence prononc la nullit de la marque, a dit que sa d cision sera inscrite au Registre national des marques, a rejet la demande d'ex cution provisoire et a condamn la soci t FAITS ET CHIFFRES Ë payer, outre les d pens, 3.000 euros Ë la soci t FAIRWELL par application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. La soci t FAITS ET CHIFFRES, qui a interjet appel de cette d cision, rappelle qu'une marque peut tre valablement constitu e de mots du langage courant, la "distinctivit ", au sens de l'article L.711-2 du Code de la Propri t Intellectuelle, ne d pendant pas de l'originalit ou de la nouveaut mais de l'aptitude Ë distinguer. Elle souligne que la marque litigieuse a t d pos e pour d signer des services d'organisation Ë buts commerciaux ou de publicit et fait grief au jugement d'avoir consid r que la marque ASP serait descriptive de tels services, le raisonnement conduisant selon elle Ë annuler toutes les marques li es aux multiples salons professionnels existant. Elle en tire la cons quence que la marque est tout Ë fait distinctive et donc valable pour d signer des services d'organisation d'expositions et de publicit , comme aussi des produits et services de gestion de fichiers informatiques, de t l communication, de messagerie lectronique et de programmation pour ordinateur, vis s par le d pÂt. Elle ajoute que le signe choisi tait arbitraire Ë la date du d pÂt et l'est rest , m me si le terme est devenu par la suite d'usage courant. Elle r fute Ë cet gard l'affirmation de la soci t FAIRWELL selon laquelle l'expression APPLICATION SERVICE PROVIDER aurait t couramment utilis e en France ds avant le d pÂt de sa marque et discute Ë cet effet le caractre probant des attestations produites. Invoquant les articles L.713-2, L.713-3 et L.716-1 du Code de la Propri t Intellectuelle, elle soutient que constitue une contrefa on la reproduction par la soci t FAIRWELL de la marque et du signe ASP qui cr e un risque de confusion dans

l'esprit du public d'autant que les salons qu'elle-m me organise se tiennent depuis l'ann e 2000. Elle considre aussi que la soci t FAIRWELL s'est rendue coupable d'actes de concurrence d loyale en proposant un salon concurrent moins de deux mois aprs le sien et dans le m me lieu d'exposition, le CNIT de La D fense, s'inscrivant ainsi dans son sillage et profitant de ses investissements. Elle insiste sur la gravit du pr judice qui en est r sult pour elle, constitu d'une part de l'atteinte port e Ë sa marque qui, de par ces agissements, se trouve banalis e et perd de son pouvoir attractif, et d'autre part du manque Ë gagner et du d tournement de clientle. Aussi sollicite-t-elle l'infirmation du jugement, le d bout de la soci t FAIRWELL de l'ensemble de ses demandes, la condamnation de celle-ci Ë lui payer 30.500 euros de dommages et int r ts au titre de la contrefa on et pareille somme pour l'indemniser de la concurrence d loyale. Elle demande aussi Ë la cour de faire interdiction Ë la soci t FAIRWELL d'utiliser la marque, sous une astreinte de 5.000 euros par infraction constat e, et d'ordonner la publication de la d cision dans quatre journaux Ë concurrence de 4.573 euros par insertion. Elle r clame en outre l'ex cution provisoire de la d cision (sic) et 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. La soci t FAIRWELL r plique en rappelant l'article L.711-2 du Code de la Propri t Intellectuelle et soutient qu'une marque n'est valable que si elle n'est ni n cessaire, ni usuelle, ni g n rique, ni descriptive des produits ou services qu'elle d signe. Elle fait valoir que l'expression "Application Service Providers" et son acronyme ASP taient couramment et abondamment utilis s en France avant le d pÂt de la marque en 1999, ainsi que le montrent, selon elle, les attestations produites. Elle pr cise que ce sont des termes retenus par l'ensemble des intervenants dans le domaine des nouvelles technologies. Elle

considre que l'expression litigieuse est purement descriptive des produits et services d sign s par cette marque, et soutient qu'admettre le contraire aurait pour effet de priver les concurrents de la soci t FAITS ET CHIFFRES de termes n cessaires pour d crire leurs propres services. Elle conclut ainsi Ë la confirmation du jugement qui a retenu ce caractre descriptif et annul en cons quence la marque d pos e. Subsidiairement, elle soutient que le d pÂt d'une expression couramment utilis e Ë l' tranger et qui a vocation Ë tre exploit e en France, est frauduleux ds lors qu'il a pour but de cr er un monopole injustifi sur son emploi, ce que, selon elle, a fait la soci t FAITS ET CHIFFRES en d posant "APPLICATION SERVICE PROVIDER - ASP", expression employ e pour la premire fois en 1998 et, depuis, en usage courant, ce que ne pouvait ignorer la soci t FAITS ET CHIFFRES. Elle ajoute, dans l'hypothse o la cour infirmait le jugement, qu'elle n'a commis aucune contrefa on dans la mesure o le d pÂt d'un terme ne peut emp cher un tiers de l'utiliser dans son sens courant pour d crire les caract ristiques et la destination du produit ou du service. Elle fait valoir qu'Ë l'appui de sa demande sur le fondement d'une concurrence pr tendue d loyale, la soci t FAITS ET CHIFFRES ne d montre pas l'existence d'actes distincts de ceux all gu s pour la contrefa on. Elle conclut Ë la confirmation du jugement qui a d bout la soci t FAITS ET CHIFFRES de ses demandes, mais, formant un appel incident, elle sollicite la condamnation de cette dernire Ë lui payer 10.000 euros Ë titre de dommages et int r ts pour proc dure abusive et pareille somme en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. La proc dure a t clÂtur e par une ordonnance du conseiller de la mise en tat en date du 07 octobre 2004 et l'affaire a t voqu e Ë l'audience du 24 janvier 2005. MOTIFS DE LA DECISION Consid rant que l'article L.711-2 du Code de la

Propri t Intellectuelle dicte que sont, notamment, d pourvus de caractre distinctif les signes ou d nominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la d signation n cessaire, g n rique ou usuelle du produit ou du service et ceux pouvant servir Ë en d signer une caract ristique ;

Consid rant que les parties s'accordent sur la signification des termes "APPLICATION SERVICE PROVIDERS - ASP" qui se traduisent en fran ais par "Fournisseurs d'applications h berg es", service consistant en la location de l'utilisation, sur le r seau internet, des programmes et applications informatiques ;

Consid rant que, comme l'ont relev les premiers juges, les pices produites aux d bats pour d montrer que le vocable "APPLICATION SERVICE PROVIDERS - ASP" fait partie du langage courant des professionnels de l'informatique sont toutes dat es post rieurement au 19 octobre 1999, jour du d pÂt de la marque litigieuse ;

Consid rant cependant qu'il est tabli par le contenu deRZ.es de ces pices que la locution et son acronyme taient utilis es, dans leur sens actuel, aux Etats-Unis et en France avant le d pÂt de la marque ;

que le magazine NET.PRO de janvier 2001 se faisait en effet l' cho d'une tude r alis e par une soci t IDC mentionnant, pour l'ann e 1999, la r alisation d'un chiffre d'affaires global, sur ce march des ASP, de 310 millions de francs, ce dont il se d duit que la commercialisation de ce type de service existait en France ds cette ann e lË ;

qu'une note BNP PARIBAS du 27 mars 2001 pr cise que le terme et son acronyme ont t invent s, aux Etats Unis, courant 1998 ;

Consid rant que la r alit de l'emploi courant de cette d signation du service ant rieurement au d pÂt de la marque est confirm e par cinq attestations s rieuses et concordantes manant de professionnels de l'informatique ;

que monsieur Jacques A... certifie notamment que "c'est ds le mois de juin 1999 que l'ASP INDUSTRY CONSORTIUM, Organisation mondiale regroupant plusieurs

centaines d'acteurs ayant trait au march de l'ASP, m'a confi le soin de lancer les travaux de mise en place de la structure fran aise de l'ASPIC" ;

Consid rant que la circonstance que deux journaux fran ais, TECHNOLOGIES INTERNATIONALES et LA TRIBUNE, ne se soient fait l' cho de l'existence du march des ASP qu'au d but de l'ann e 2001 n'a pas pour effet de contredire les attestations produites ;

qu'en d pit du caractre de nouveaut all gu , ces publications font mention de l'existence ant rieure de l'ASP, l'une par le rappel de la cr ation en mai 1999 de l'ASP INDUSTRY CONSORTIUM, l'autre par les chiffres d'affaires r alis s en France en 1999 sur ce march ;

Consid rant que ces produits ne sont pas destin s au grand public mais Ë une clientle de professionnels de l'informatique travaillant pour ou chez des entreprises petites ou moyennes ;

que ces intervenants sp cialis s, amen s Ë pratiquer de manire fr quente la langue anglaise et les expressions techniques am ricaines ne pouvaient ignorer, ds l'ann e 1999, que le terme ASP tait l'acronyme de APPLICATION SERVICE PROVIDERS et correspondait aux fournisseurs d'applications h berg s. Consid rant en cons quence que ce vocable constituait, ds 1998, un terme g n rique et descriptif pour d signer ce type de services et ne pouvait constituer une marque valable pour d signer "gestion de fichiers informatiques", les "services de t l communications, de messageries par r seaux internet" et la "programmation pour ordinateurs" lesquels correspondent Ë des prestations n cessairement incluses dans le service rendu et, pour partie, aux l ments n cessaires Ë sa d signation ;

Consid rant que la soci t FAITS ET CHIFFRES fait valoir qu'elle utilise la marque qu'elle a d pos e uniquement au titre de la manifestation de son salon ASP, lequel a pour objet de rassembler dans une exposition les prestataires d'ASP que sont les diteurs, "h bergeurs", op rateurs t l coms et soci t s de services informatiques ;

qu'elle affirme que

la d nomination "APPLICATION SERVICE PROVIDERS - ASP" est loin d' tre n cessaire pour d signer un service d'organisation d'exposition et n'est pas, Ë cet gard, descriptive ;

Mais consid rant que c'est Ë bon droit que les premiers juges ont retenu que, si le signe litigieux n'est pas en soi descriptif de ce service d'organisation d'expositions, lorsque le salon a pour thme le produit lui-m me, la marque devient la d signation n cessaire du service ou produit pour laquelle elle a t d pos e d'autant qu'aucun signe distinctif n'est adjoint au signe descriptif ;

Consid rant de plus que le d pÂt des termes "APPLICATION SERVICE PROVIDERS - ASP" en tant que marque, alors que la soci t FAITS ET CHIFFRES ne pouvait ignorer qu'ils constituaient la d signation commun ment accept e, dans le langage des professionnels am ricains et fran ais, d'un service existant, constitue un d tournement frauduleux du droit des marques ds lors qu'il avait pour effet, sinon pour but, d'emp cher son usage commun par des concurrents qui, pour parler de fournisseurs d'applications h berg s se trouveraient contraints d'utiliser des mots ne correspondant pas Ë la d finition du produit ;

Que doit en cons quence recevoir, par motifs propres et adopt s, confirmation le jugement entrepris ;

Consid rant que la soci t FAIRWELL ne d montre pas le caractre abusif du comportement de la soci t FAITS ET CHIFFRES qui a exerc une voie de recours que lui r serve la loi, ni ne justifie du pr judice qu'elle allgue ;

que sa demande de dommages et int r ts doit tre rejet e ;

Consid rant qu'il serait en revanche in quitable de lui laisser la charge des frais qu'elle a t contrainte d'engager en cause d'appel ;

que la soci t FAITS ET CHIFFRES sera condamn e Ë lui payer une indemnit compl mentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile ;

Consid rant que l' quit ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du m me texte Ë l'appelante qui,

uccombant dans l'exercice de son recours, doit tre condamn e aux d pens d'appel ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME, par motifs propres et adopt s, le jugement entrepris, Y ajoutant, DEBOUTE la soci t FAIRWELL de sa demande en paiement de dommages et int r ts, CONDAMNE la soci t FAITS ET CHIFFRES Ë payer Ë la soci t FAIRWELL la somme compl mentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile, DIT n'y avoir lieu Ë application de ce m me texte au b n fice de la soci t FAITS ET CHIFFRES, LA CONDAMNE aux d pens d'appel qui pourront tre recouvr s directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, soci t titulaire d'un office d'avou , conform ment aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de proc dure civile. Arr t prononc par Madame Y... oise LAPORTE, Pr sident, et sign par Madame Y... oise LAPORTE, Pr sident et par Mme B... rse GENISSEL, greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT,